Kategorie: Gebrauchsmuster

Gebrauchsmusterrechtliche Fragen

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Inaugenscheinnahme im selbständigen Beweisverfahren

Die aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 1. August 2023, X ZB 9/21 – Ästhetische Behandlung, betrifft die Abwägung von Geheimhaltungsinteressen und die wirksame Durchsetzung eines Patents oder Gebrauchsmusters in selbständigen Beweisverfahren.

Ein Gutachten wurde auf der Grundlage einer Inaugenscheinnahme eines möglicherweise schutzrechtsverletzenden Produkts erstellt. Diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs bezieht sich auf einen erstinstanzlichen Gerichtsbeschluss über die Herausgabe des Gutachtens an den Antragsteller (d. h. den Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber, der die Einsichtnahme beantragt hat). Der Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass ein solcher Beschluss im Wege der sofortigen Beschwerde anfechtbar ist. Nach dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs steht die sofortige Beschwerde auch dann als Rechtsmittel zur Verfügung, wenn das erstinstanzliche Gericht die Herausgabe des Gutachtens an den Antragsteller anordnet, obwohl der Antragsgegner (d. h. typischerweise der angebliche Schutzrechtsverletzer) ein Geheimhaltungsinteresse geltend macht (mit der Begründung, dass das Gutachten Informationen über Geschäftsgeheimnisse enthält).

Der Bundesgerichtshofs hat außerdem entschieden, dass der Antragsgegner sein Geheimhaltungsinteresse auch dann vortragen muss, um die Erstattung des Gutachtens an den Antragsteller anzufechten, wenn das Patentamt (hier: das DPMA) bereits eine negative vorläufige Stellungnahme zur Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Gebrauchsmusters oder Patents abgegeben hat.

Die Bedeutung dieser Entscheidung zeigt sich u.a. darin, dass sie in der amtlichen Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs (BGHZ) veröffentlicht werden wird.

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Vorbenutzungsrechte in Deutschland

Um sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufen zu können, muss der Inhaber des Vorbenutzungsrechts im Besitz einer Ausführungsform gewesen sein, die in den Schutzbereich der im geltend gemachten Patent oder Gebrauchsmuster beanspruchten Erfindung fällt. Nach der ständigen Rechtsprechung deutscher Gerichte gibt es starke Beschränkungen für Abwandlungen einer vorbenutzten Ausführungsform, damit diese noch vom Vorbenutzungsrecht profitieren können. Abwandlungen sind in der Regel unzulässig, wenn sie einen stärkeren Eingriff in die im Patent oder Gebrauchsmuster beanspruchte Erfindung darstellen als die ursprüngliche Ausführungsform, in deren Besitz der Vorbenutzer vor dem Zeitrang des Patents oder Gebrauchsmusters war.

Eine in Verletzungsverfahren häufig angewandte Faustregel ist, dass eine Änderung im Rahmen des Vorbenutzungsrechts im Allgemeinen nicht zulässig ist, wenn die geänderte Ausführungsform erstmalig in den Gegenstand eines abhängigen Anspruchs des Patents oder Gebrauchsmusters eingreift, der in der ursprünglichen (das Vorbenutzungsrecht begründenden) Ausführungsform nicht realisiert war. Beispielhaft hierfür sind die Erörterung der modifizierten Ausführungsform in OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.6.2021, 2 U 116/05 – Saugfähige Faserstoffbahn.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner kürzlich ergangenen Entscheidung vom 20.6.2023, X ZR 61/21 – Faserstoffbahn entschieden, dass es Fälle gibt, in denen eine Abwandlung eines vorbenutzten Gegenstands, die erstmals Merkmale eines abhängigen Anspruchs verwirklicht, noch vom Vorbenutzungsrecht abgedeckt sein kann. Konkret hat der deutsche Bundesgerichtshof entschieden, dass dies der Fall sein kann, wenn (a) die Abwandlung nicht mit einer bestimmten technischen Wirkung verbunden ist, die im Patent oder Gebrauchsmuster hervorgehoben wird, oder (b) die Abwandlung vom Fachmann am Prioritäts- oder Anmeldetag des Patents oder Gebrauchsmusters als selbstverständliche Maßnahme in Betracht gezogen worden wäre.

Die BGH-Entscheidung „Fasetstoffbahn“ befasst sich auch mit interessanten verfahrensrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit den Besonderheiten des Gebrauchsmusterrechts.