Am 15. Januar 2024 trat ein Validierungsabkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und Georgien in Kraft. Damit wird die Validierung europäischer Patentanmeldungen und vom EPA erteilter Patente in der Republik Georgien möglich. Weitere Informationen sind auf der Website des EPA abrufbar.
BGH zum Schadensersatz (Patentverletzung)
Eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) (Urteil vom 14. November 2023 – X ZR 30/21 – Dämpfungsumformmaschine) befasst sich mit Schadensersatz in Patentverletzungsverfahren in Deutschland. Eine englische Übersetzung der Entscheidung wurde vom Vertreter des Klägers (Müller-Stoy von Bardehle) auf LinkedIn zur Verfügung gestellt.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass bei der Berechnung des Schadensersatzes auf der Grundlage des Verletzergewinns grundsätzlich alle Gewinne zu berücksichtigen sind, die in einem kausalen Zusammenhang mit der Patentverletzung stehen. Dies gilt selbst dann, wenn solche Gewinne durch den Verkauf von Verbrauchsmaterialien oder anderen Hilfsmitteln oder Dienstleistungen erzielt werden, die für sich genommen keine unmittelbare (§ 9 PatG) oder mittelbare (§ 10 PatG) Verletzungshandlung darstellen. Erforderlich ist lediglich, dass die Gewinne des Verletzers in einem kausalen Zusammenhang mit der Rechtsverletzung stehen. Ein Beispiel sind Verbrauchsmaterialien, die der Verletzer infolge der Patentverletzung verkauft hat; die Gewinne sind auch dann zu berücksichtigen, wenn diese Verbrauchsmaterialien nicht zur technischen Wirkung des Patents beitragen und/oder nicht mit den erfinderischen Merkmalen des Anspruchs zusammenwirken.
Es ist zu erwarten, dass diese Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf Patentstreitigkeiten in Europa haben wird und Deutschland als Standort für Patentstreitigkeiten noch attraktiver macht.
Anspruchsauslegung am EPG
In der Entscheidung UPC_CFI_292/2023 der Lokalkammer (Local Division = LD) München vom 20.12.2023 wies die LD einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Maßnahme zurück. Nach dem ersten Leitsatz der Entscheidung können während des Erteilungsverfahrens vorgenommene Anspruchsänderungen zur Anspruchsauslegung herangezogen werden. In dem entschiedenen Fall vertrat die LD München die Auffassung, dass eine während des Verfahrens vorgenommene Anspruchsänderung ein ursprüngliches Anspruchsmerkmal genauer definiert und daher enger auszulegen ist als von der Antragstellerin vorgetragen.
In einem auf LinkedIn veröffentlichten Artikel merkte ein deutscher Patentanwaltskollege an, dass er im ersten Leitsatz dieser Entscheidung einen Paradigmenwechsel im Vergleich zur bisherigen nationalen deutschen Praxis der Anspruchsauslegung sieht. Diese Auffassung teile ich nicht. Während sich deutsche Gerichte traditionell nicht auf File History Estoppel gestützt haben, haben mehrere aktuellere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) – wie BGH, Urteil vom 14.06.2016 – X ZR 29/15 – Pemetrexed und BGH Urteil vom 10.05.2011 – X ZR 16/09 – Okklusionsvorrichtung – bereits erläutert, dass während des Erteilungsverfahrens vorgenommene Anspruchsänderungen ein nützliches Instrument für die Auslegung sein können. Die Entscheidung der LD München scheint im Einklang mit dieser nationalen deutschen Rechtsprechung zu stehen (die für sich genommen allerdings eine Praxisänderung in Richtung der nationalen Praxis anderer EPÜ-Vertragsstaaten darstellt, die die Grundsätze des File History Estoppels anwenden).
EPG-Trends
Juve Patent hat einen interessanten Artikel veröffentlicht („Is the UPC trending towards bifurcation, but with a twist?“), in dem erläutert wird, wie das EPG Verletzungsklagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung handhabt
EPO Deep Tech Finder
Das EPA hat sein Tool Deep Tech Finder in Betrieb genommen. Der Deep Tech Finder ist ein Tool zum Auffinden europäischer Start-ups, die beim EPA ein Patent angemeldet haben.
Weitere Informationen können der FAQ-Seite des EPA entnommen werden.
Abschied von der 10-Tage-Regel
Die 10-Tage-Regel des EPA wird zum 1. November 2023 abgeschafft. Für signifikant verspäteten Dokumenteneingang (mehr als 7 Tage) wird ein Schutzmechanismus greifen, wobei die Beweislast bei bestrittenen Zustellungen beim EPA liegt. Die neue Vorschrift gilt für Dokumente, die am oder nach dem 1. November 2023 zugestellt werden. Siehe ABl. EPA 2023, A29 für weitere Einzelheiten und einige Beispiele.
Große Beschwerdekammer zur Übertragung des Prioritätsrechts
Die aktuelle Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G1/22 und G2/22 macht es einfacher, die wirksame Übertragung des Prioritätsrechts darzulegen und zu beweisen. Dies ist eine gute Nachricht für Patentanmelder und Patentinhaber, die bislang Schwierigkeiten hatten, den Nachweis eines gültigen Rechtsübergangs zu erbringen. In der Zusammenfassung des Europäischen Patentamts zu den tragenden Erwägungen heißt es: „Der Prioritätsanspruch wird vermutet, wenn die formalen Erfordernisse für die Inanspruchnahme der Priorität erfüllt sind. Diese Vermutung ist gerechtfertigt, weil (i) alle Beteiligten haben in der Regel ein Interesse daran, dass eine Anmeldung ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen kann, (ii) es keine formalen Anforderungen für die Übertragung von Prioritätsrechten gibt , und (iii) der Anmelder der Prioritätsanmeldung den Anmelder, der die Priorität beansprucht, unterstützen muss (z. B. durch Vorlage unveröffentlichter Dokumente).“
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Zeitpunkt der Übertragung noch vor der späteren Anmeldung liegen muss. Das bedeutet, dass es zwar einfacher ist, eine gültige Überweisung nachzuweisen, der Zeitpunkt der Überweisung aber immer noch entscheidend ist. Weitere Einzelheiten finden sich in den zahlreichen Kommentaren, die bereits zu diesen Entscheidungen veröffentlicht wurden. Siehe z. B. den DeltaPatents-Blog zu den Entscheidungen G1/22 und G2/22.
EPA Examination Matters 2023
Das EPA veranstaltet derzeit eine tolle Konferenz Examination Matters 2023 im Hybridformat . Die Konferenz ist sehr interaktiv und bietet lebhafte Diskussionen zu Themen, die für Patentrechtler von praktischer Bedeutung sind (sowohl materiellrechtlich als auch verfahrensrechtlich). Ein Blick auf die Konferenzunterlagen ist sicher lohnend!
Inaugenscheinnahme im selbständigen Beweisverfahren
Die aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 1. August 2023, X ZB 9/21 – Ästhetische Behandlung, betrifft die Abwägung von Geheimhaltungsinteressen und die wirksame Durchsetzung eines Patents oder Gebrauchsmusters in selbständigen Beweisverfahren.
Ein Gutachten wurde auf der Grundlage einer Inaugenscheinnahme eines möglicherweise schutzrechtsverletzenden Produkts erstellt. Diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs bezieht sich auf einen erstinstanzlichen Gerichtsbeschluss über die Herausgabe des Gutachtens an den Antragsteller (d. h. den Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber, der die Einsichtnahme beantragt hat). Der Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass ein solcher Beschluss im Wege der sofortigen Beschwerde anfechtbar ist. Nach dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs steht die sofortige Beschwerde auch dann als Rechtsmittel zur Verfügung, wenn das erstinstanzliche Gericht die Herausgabe des Gutachtens an den Antragsteller anordnet, obwohl der Antragsgegner (d. h. typischerweise der angebliche Schutzrechtsverletzer) ein Geheimhaltungsinteresse geltend macht (mit der Begründung, dass das Gutachten Informationen über Geschäftsgeheimnisse enthält).
Der Bundesgerichtshofs hat außerdem entschieden, dass der Antragsgegner sein Geheimhaltungsinteresse auch dann vortragen muss, um die Erstattung des Gutachtens an den Antragsteller anzufechten, wenn das Patentamt (hier: das DPMA) bereits eine negative vorläufige Stellungnahme zur Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Gebrauchsmusters oder Patents abgegeben hat.
Die Bedeutung dieser Entscheidung zeigt sich u.a. darin, dass sie in der amtlichen Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs (BGHZ) veröffentlicht werden wird.
Vorbenutzungsrechte in Deutschland
Um sich auf ein Vorbenutzungsrecht berufen zu können, muss der Inhaber des Vorbenutzungsrechts im Besitz einer Ausführungsform gewesen sein, die in den Schutzbereich der im geltend gemachten Patent oder Gebrauchsmuster beanspruchten Erfindung fällt. Nach der ständigen Rechtsprechung deutscher Gerichte gibt es starke Beschränkungen für Abwandlungen einer vorbenutzten Ausführungsform, damit diese noch vom Vorbenutzungsrecht profitieren können. Abwandlungen sind in der Regel unzulässig, wenn sie einen stärkeren Eingriff in die im Patent oder Gebrauchsmuster beanspruchte Erfindung darstellen als die ursprüngliche Ausführungsform, in deren Besitz der Vorbenutzer vor dem Zeitrang des Patents oder Gebrauchsmusters war.
Eine in Verletzungsverfahren häufig angewandte Faustregel ist, dass eine Änderung im Rahmen des Vorbenutzungsrechts im Allgemeinen nicht zulässig ist, wenn die geänderte Ausführungsform erstmalig in den Gegenstand eines abhängigen Anspruchs des Patents oder Gebrauchsmusters eingreift, der in der ursprünglichen (das Vorbenutzungsrecht begründenden) Ausführungsform nicht realisiert war. Beispielhaft hierfür sind die Erörterung der modifizierten Ausführungsform in OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.6.2021, 2 U 116/05 – Saugfähige Faserstoffbahn.
Der Bundesgerichtshof hat in seiner kürzlich ergangenen Entscheidung vom 20.6.2023, X ZR 61/21 – Faserstoffbahn entschieden, dass es Fälle gibt, in denen eine Abwandlung eines vorbenutzten Gegenstands, die erstmals Merkmale eines abhängigen Anspruchs verwirklicht, noch vom Vorbenutzungsrecht abgedeckt sein kann. Konkret hat der deutsche Bundesgerichtshof entschieden, dass dies der Fall sein kann, wenn (a) die Abwandlung nicht mit einer bestimmten technischen Wirkung verbunden ist, die im Patent oder Gebrauchsmuster hervorgehoben wird, oder (b) die Abwandlung vom Fachmann am Prioritäts- oder Anmeldetag des Patents oder Gebrauchsmusters als selbstverständliche Maßnahme in Betracht gezogen worden wäre.
Die BGH-Entscheidung „Fasetstoffbahn“ befasst sich auch mit interessanten verfahrensrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit den Besonderheiten des Gebrauchsmusterrechts.