Author: Florian Meier

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Unterlassungsanspruch

§ 139 des Deutschen Patentgesetzes (PatG) regelt die wichtigsten Rechtsfolgen einer Patentverletzung geregelt, darunter auch Unterlassungsansprüche. Bei der Revision des PatG im Jahr 2021 wurde § 139 neu gefasst. Geänderter § 139(1) S. 3, 4 PatG macht nun deutlich, dass es Umstände geben kann, unter denen der Patentinhaber keinen Anspruch auf Unterlassung der patentverletzenden Handlung hat. Es herrschte (und herrscht) eine gewisse Unsicherheit darüber, inwieweit diese Änderung im Vergleich zur vorherigen Fassung, die diese Ausnahmen nicht enthielt, eine tatsächliche Praxisänderung bedeutet.

Eine aktuelle Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf gibt nun Hinweise zu § 139 PatG in der Fassung von 2021. In der Entscheidung LG Düsseldorf vom 7. Juli 2022, 4c O 18/21 – Sofosbuvir, hat das Landgericht Düsseldorf entschieden, dass § 139 Abs. 1 S. 3 nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen und nur subsidiär zu einem Zwangslizenzverfahren den Unterlassungsanspruch ausschließt. Aus dieser Entscheidung geht hervor, dass ein Unterlassungsanspruch regelmäßig in den Fällen auszuurteilen ist, in denen der Verletzer kein Zwangslizenzverfahren eingeleitet hat.

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Injunctive relief

Section 139 of the German Patent Act deals with the most important consequences of a finding of patent infringement, including injunctive relief. In the 2021 revision of the German Patent Act, section 139 was revised. Revised section 139(1) s. 3, 4 now specifies that there can be circumstances in which patentee is not entitled to injunctive relief. There was (and still is) some uncertainty as to how much of a change this amendment means as compared to the previous version which did not include these exceptional provisions.

A recent decision of the Regional Court Düsseldorf provides guidance on section 139 of the German Patent Act as revised in 2021. In the decision LG Düsseldorf of July 7, 2022, 4c O 18/21 – Sofosbuvir, the Regional Court Düsseldorf held that section 139(1) s. 3 is applicable only in very exceptional circumstances and only subsidiarily to compulsory license proceedings. Thus, based on this decision, it appears that injunctive relief is still available in all those cases in which the infringing party has not initiated compulsory license proceedings.

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EPO – strawman’s appeal fee

A new EPO Boards of Appeal decision T 84/19 deals with an interesting question relating to appeal fees. The decision holds that an opponent who is a natural person or otherwise entitled to benefit from the reduced appeal fee does not have to pay the full appeal fee, even if there is a secret sponsor (akin to the ‘real party in interest’ in post-grant proceedings in other jurisdictions). This holds as long as the opposition does not constitute a circumvention of the law regarding the entitlement to pay a reduced appeal fee.

By way of background for the readers familiar with or otherwise interested in USPTO post-grant proceedings: According to decisions G 3/97, G 4/97, it is not required that the ‘real party in interest’ be named in EPO opposition proceedings. Thus, the situation may (and does) occur in which an opponent as party to the EPO proceedings may be different from the person interested in the revocation or amendment of the patent.

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EPA-Beschwerdegebühr

Eine relativ neue Entscheidung der EPA-Beschwerdekammern T 84/19 befasst sich mit einer interessanten Frage im Zusammenhang mit der Beschwerdegebühr: Nach der Entscheidung hat ein Einsprechender, der eine natürliche Person ist oder anderweitig in den Genuss der ermäßigten Beschwerdegebühr kommt, nicht die volle Beschwerdegebühr zu zahlen, selbst wenn es einen geheimen Sponsor gibt (ähnlich der “tatsächlich interessierten Partei” in Post-Grant-Verfahren in manchen Jurisdiktionen). Dies gilt, solange der Einspruch keine Umgehung der Regelung über die Berechtigung zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr darstellt.

Als Hintergrundinformation: Nach den Entscheidungen G 3/97, G 4/97 ist es nicht erforderlich, dass der “wirkliche Beteiligte” im EPA-Einspruchsverfahren offengelegt wird. So kann es vorkommen, dass ein Einsprechender als Beteiligter am EPA-Verfahren ein anderer ist als die Person, die am Widerruf oder der Änderung des Patents ein eigenes Interesse hat.

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EUIPO-Geschmacksmustergebühren & Priorität

In die neuen Richtlinien (Fassung 2023) hat das EUIPO einen Absatz aufgenommen, der (nach Ansicht des EUIPO) “klarstellt”, “dass das Amt mit der Prüfung der Anmeldung erst dann beginnt und keinen Anmeldetag zuerkennt, bis die Gebühr entrichtet wurde”. Zwar muss das EUIPO auch ohne Gebührenzahlung letztlich entscheiden, ob ein Anmeldetag auch dann zuerkannt werden kann. Jedoch möchte das EUIPO die Nutzer darauf hinweisen, dass es Monate dauern kann, bis ein Anmeldetag zuerkannt wird. Nichts hindert das EUIPO daran, einen Anmeldetag erst nach Ablauf der Prioritätsfrist zuzuerkennen (wie im Webinar des EUIPO zur Ausgabe der Richtlinien 2023 ab 1:52:26 Uhr ausdrücklich erklärt wird).

Die EU-Geschmacksmusterverordnung sieht zwar vor, dass die Gebührenzahlung keine Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags ist (im Gegensatz zur EU-Markenverordnung), aber die Praxis des EUIPO bedeutet, dass nach der Praxis des EUIPO die Gebührenzahlung die einzige Möglichkeit ist, um sicherzustellen, dass eine EU-Geschmacksmusteranmeldung als Grundlage für die Inanspruchnahme einer Priorität dienen kann.

Für eine deutsche nationale Anmeldung ist es nicht erforderlich, die Gebühren für eine Geschmacksmusteranmeldung zu entrichten, damit ein Anmeldetag zuerkannt wird. Anmelder, die sich ein Prioritätsdatum sichern möchten, aber noch nicht wissen, ob sie das Geschmacksmuster eintragen lassen wollen, könnten daher eine Anmeldung z. B. beim Deutschen Patent- und Markenamt in Erwägung ziehen. Leider kann dieser Ansatz Nachteile für nicht in DE ansässige Anmelder haben, die die Prioritätsanmeldung als Grundlage für eine internationale Eintragung nach dem Haager Geschmacksmusterabkommen nutzen möchten.

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EUIPO design fees & priority

In the 2023 edition of the Guidelines, the EUIPO has introduced a paragraph ‘clarifying’ (in the EUIPO’s view) ‘that the Office will not begin examining the application, and therefore will not accord a filing date, until the fee has been paid.’ While the EUIPO ultimately has to determine whether a filing date can be accorded even when no fees are paid, the EUIPO wants users to know that it is possible that it can take months until a filing date is accorded. There is nothing that prevents the EUIPO from according a filing date only after expiry of the priority term (as explicitly stated in the EUIPO’s webinar on the Guidelines 2023 edition starting at 1:52:26).

Thus, while the EU design regulation stipulates that fee payment is not a requirement for according a filing date (in contrast to the EU trademark regulation), the EUIPO’s practice means that the only way to guarantee that an EU design application can serve as a basis for claiming a priority is to pay the fees.

For a German national filing it is not required to pay the fees for a design application to be accorded a filing date. Thus, applicants desiring to establish a priority date, while being uncertain whether they wish to proceed with the design registration, could consider filing with, e.g., the German Patent and Trademark Office. Unfortunately, this approach may have drawbacks for non-German applicants who wish to use the priority filing as basis for an international registration under The Hague design convention.

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EPA-Projekt “Teams zusammenbringen

Das Projekt “Bringing Teams Together” des EPA stößt offenbar auf Kritik innerhalb des EPA. Verschiedene soziale Medien und patentbezogene Nachrichtenseiten berichten über den sarkastischen Brief, der angeblich von einem nicht namentlich genannten EPA-Mitarbeiter verfasst wurde (siehe z. B. Wolter Kluwer Blog).

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Weihnachtszeit & IP

Es gibt eine Vielzahl von IP-Rechten, die in Zusammenhang mit der Weihnachtszeit stehen. Das EUIPO hat verschiedene Geschmacksmuster mit Bezug zur Weihnachtszeit vorgestellt. Es gibt auch zahlreiche Patente zu weihnachtsspezifischen Themen, wie z.B. US 5 161 882 A für diejenigen, die sich mit der Herausforderung der Organisation ihrer Weihnachtsbeleuchtung konfrontiert sehen. Eine gute Erinnerung daran, was geschützt werden kann, um eine Idee erfolgreich zu verwerten. Gesegnete Weihnachten und frohe Feiertage!