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Beschreibungsanpassung im EPA-Verfahren

Es ist selten, dass eine Entscheidung der Beschwerdekammer in den (beruflichen und/oder IP-bezogenen) sozialen Medien großes Interesse hervorruft. Anders war dies in der vergangenen Woche, als viele Patentanwälte mit Begeisterung über T 0056/21 vom 04. Oktober 2024 gepostet haben.

Datenblatt zu T 0056/21

Der Leitsatz dieser Entscheidung lautet:

“Bei der Prüfung einer Patentanmeldung bieten weder Artikel 84 noch die Regeln 42, 43 und 48 EPÜ eine Rechtsgrundlage für die Forderung, dass die Beschreibung so angepasst werden muss, dass sie den zulässigen Ansprüchen eines engeren Gegenstands entspricht.”

Einige haben angedeutet, dass T 0056/21 die Praxis des EPA in Bezug auf die Anpassung der Beschreibung erheblich verändern wird. Das bleibt abzuwarten.

Die Roche-Patentabteilung und der Anwalt, der T 0056/21 bearbeitet, verdienen Lob dafür, dass sie sich um eine Klärung dieser Frage bemüht haben. Dies gilt umso mehr, als die Anpassung der Beschreibung einigen Prüfern im Lichte der Qualitätsdiskussionen sehr am Herzen zu liegen scheint. Und Beschwerdekammer 3.3.04 ist für die Entscheidungsbegründung zu loben, die nicht nur umfassend ist, sondern sich auch daran orientiert, was die Verfasser des EPÜ im Hinblick auf Klarheit im Sinn hatten.

Wohl nicht jeder, der die verschiedenen Beiträge zu T 0056/21 liest, ist sich der Tatsache bewusst, dass dieselbe Beschwerdeführerin (Roche) diese Fragestellung bereits in einem früheren Erteilungsverfahren vor die Beschwerdekammer gebracht hat. Die frühere Beschwerde führte zur Entscheidung T 1989/18 vom 16. Dezember 2021. Die letztgenannte Entscheidung hat zwar keinen Leitsatz, aber die Argumentation in den Punkten 4-13 von T 1989/18 kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie der Leitsatz von T 0056/21. T 1989/18 scheint – leider – nicht viel an der Praxis des EPA in Bezug auf die Anpassung der Beschreibung geändert zu haben. Es bleibt zu hoffen, dass Roche (oder andere Anmelder) sich weiterhin dafür engagieren, zur Klärung der Frage beizutragen, ob und in welchem Umfang eine Beschreibungsanpassung an geänderte Ansprüche erforderlich ist. Zumindest in den US-Verfahren scheinen alle Beteiligten sinnvoll mit einer Beschreibung arbeiten zu können, die nicht an Anspruchsänderungen während des Verfahrens angepasst werden muss.

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Adaptation of the description in EPO proceedings

It is rare for a Board of Appeal decision to spark widespread interest on (business and/or IP-related) social media. This was different last week, when many patent practitioners enthusiastically posted about T 0056/21 of 04 October 2024.

Datasheet of T 0056/21

The headnote of this decision reads:

“In examination of a patent application, neither Article 84 nor Rules 42, 43 and 48 EPC provide a legal basis for requiring that the description be adapted to match allowable claims of more limited subject-matter.”

Some have suggested that T 0056/21 will significantly change the EPO’s practice when it comes to adaptation of the description. This will remain to be seen.

Roche’s IP department and the counsel handling T 0056/21 deserve praise for seeking clarification on this issue. This even more so, as the adaptation of the description appears to be very dear to some examiners in light of the quality discussions. And Board 3.3.04 is to be applauded for reasons of the decision that are not only comprehensive, but are guided by what the drafters of the EPC had in mind when it comes to clarity.

Not everyone reading the various posts on T 0056/21 might be aware of the fact that the same applicant (Roche) has previously pushed this matter to the Board of Appeal. The previous appeal has resulted in T 1989/18 of 16 December 2021. While the latter decision does not have a headnote, the reasoning in points 4-13 of T 1989/18 reaches conclusions similar to those in the headnote of T 0056/21. T 1989/18 did not appear to do much to alter the EPO’s practice as regards the adaptation of the description. Hopefully, Roche (or other applicants) will continuetheir commitment to resolving the question of whether, and if so to what degree, an adaptation of the description to amended claims is required. At least in US proceedings, all IP stakeholders appear to be comfortable working with a description that is not modified in light of claim amendments during prosecution.

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Nobelpreise 2024

Zwei der Nobelpreise 2024 haben einen Bezug zu maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI), nämlich die für Physik und Chemie. Es ist erstaunlich, wie ML/KI-Techniken verschiedene Bereiche der Technologie verändern und die Art und Weise, wie wir mit komplexen Systemen interagieren und diese nutzen, transformieren. Eine der bedeutendsten Anwendungen ist die Steuerung technischer Systeme, wo KI-Algorithmen Entscheidungsfindung und Optimierung in Echtzeit ermöglichen. Diese Technologien ermöglichen eine präzisere Steuerung von Prozessen in Branchen wie Energie, Fertigung, Qualitätskontrolle und Transport. ML-Modelle können Muster erkennen und diese für die Identifizierung der am besten geeigneten Steuerungsmaßnahmen nutzen. Auch im Bereich der Medizintechnik erweist sich die KI als bahnbrechend. Von der Diagnostik bis zur personalisierten Medizin nutzt ML Daten, um die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Das EPA erkennt seit langem an, dass KI/ML-Erfindungen einen technischen Beitrag leisten können, wie es auch in den Prüfiungsrichtlinien zum Ausdruck kommt. Dies sollte Erfinder ermutigen, Patentschutz für ihre KI/ML-basierten Erfindungen zu beantragen. Die Integration von ML und KI in verschiedenen Bereichen wird die Innovation weiter vorantreiben.

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2024 Nobel prizes

Two of the 2024 Nobel prizes relate to machine learning (ML) and artificial intelligence (AI), namely those for physics and chemistry. It is astounding how ML/AI techniques are transforming various fields of technology, reshaping the ways we interact with and manage complex systems. One of the most significant impacts can be observed in control operations of technical systems, where AI algorithms enable real-time decision-making and optimization. These technologies allow for more precise control of processes in industries such as energy, manufacturing, quality control, and transportation. ML models can identify patterns and use them for identifying the most suitable control actions. In the realm of medical technology, AI is also proving to be a game-changer. From diagnostics to personalized medicine, ML harnesses data to improve patient outcomes and streamline healthcare delivery.

The EPO has long recognized that a technical contribution can be made by AI/ML inventions, as reflected in the Guidelines. This should encourage innovators to seek patent protection for their AI/ML-based inventions. As we move forward, the integration of ML and AI across various domains will continue to drive innovation.

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Recherche am EPA

In der Folge vom 12. September 2024 des Podcasts “Talk Innovation” des Europäischen Patentamts (EPA) geht es um die Qualität von Patenten. Ein Highlight ist ein neuer Schritt, den das EPA unternimmt, um die Qualität von Recherchenberichten zu verbessern. Ab November 2023 werden diese Berichte mit den Mitgliedern der zukünftigen Prüfungsabteilung und ihrem Teamleiter geteilt. Mit dieser Änderung soll sichergestellt werden, dass die Recherchenberichte so umfassend wie möglich sind. Das Ziel ist es, Situationen zu minimieren, in denen wichtiger Stand der Technik erst nach Jahren des Prüfungsverfahrens erstmalig eingeführt wird, auch wenn die Patentansprüche nicht signifikant geändert wurden.

In dieser Podcast-Folge werden auch weitere Bemühungen zur Verbesserung der Verfahrenskonsistenz erörtert. So arbeitet das EPAs beispielsweise daran, den Prüfern dabei zu helfen, ihre Praktiken in Bezug auf die Anzahl der Prüfungsbescheiden, die vor einer Ladung zur Verhandlung ergehen, einfacher mit der Amtspraxis vergleichen zu können. Diese Maßnahmen sollen die Qualität und Effizienz des Patentprüfungsverfahrens insgesamt verbessern.

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Search at the EPO

In the September 12, 2024 episode of the EPO’s Talk Innovation podcast, the focus is on patent quality. One highlight is a new step being taken by the European Patent Office (EPO) to improve the thoroughness of search reports. Starting in November 2023, these reports will be shared with members of the upcoming Examining Division and their team manager. This change aims to make sure that the search reports are as comprehensive as possible. The goal is to minimize situations where important prior art is only introduced years into a case, even when the patent claims haven’t changed much.

The episode also discusses other efforts to improve consistency in procedures. For example, the EPO is working to help Examiners better compare their practices regarding the number of communications sent out before a case goes to oral proceedings. These measures are set to enhance the overall quality and efficiency of the patent examination process.

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Zusammenfassungen von Entscheidungen der EPA-Beschwerdekammern

Das EPA hat damit begonnen, monatliche Zusammenfassungen von Entscheidungen der Beschwerdekammern zu veröffentlichen. Die Zusammenfassungen sind über die Website der EPA-Beschwerdekammer zugänglich. Dies ist eine großartige Informationsquelle für alle, die regelmäßig über die neue Rechtsprechung informiert werden möchten, wobei die Zusammenfassungen vom Juristischen Forschungsdienst der Beschwerdekammern herausgegeben werden.

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EPO Boards of Appeal decision abstracts

The EPO has started to publish abstracts of decisions of the Boards of Appeal on a monthly basis. The abstracts are accessible via the EPO’s appeal decisions webiste. This is a great resource for those who want to receive updates on recent case law, edited by the Legal Research Service of the Boards of Appeal, on a regular basis.