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Technisch qualifizierte Richter am UPC

Vor einigen Tagen hat einer der technisch qualifizierten Richter (ein Kollege aus Frankreich, der in der Gemeinschaft hoch angesehen und sehr bekannt ist) angekündigt, dass er sein Amt als technisch qualifizierter Richter (TQJ) nicht antreten wird. Seiner Ansicht nach ist im Hinblick auf den UPC-Verhaltenskodex die Erfüllung der Pflichten eines technisch qualifizierten Richters mit der Arbeit eines Anwalts für seine Mandanten schwer in Einklang zu bringen.

Dieser Rücktritt ist zwar ein erheblicher Verlust für das UPC, aber diese Art von ethischem Verhalten und Reflexion sind zu begrüßen. Dieses Verhalten steht auch in angenehmem Kontrast zur häufig geäußerten Einstellung der Art: “das System der nebenamtlichen Richter funktioniert beim Schweizer Bundespatentgericht, also muss es auch beim UPC funktionieren”. (Nur um das klarzustellen: Natürlich kann ein solches System funktionieren, aber die Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte sollten ernstgenommen werden). Es wird interessant sein zu sehen, ob dieser Rücktritt ein Einzelfall bleibt oder ob in den nächsten Wochen oder Monaten weitere TQJs die Situation neu überdenken werden.

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Technically qualified judges at the UPC

A couple of days ago, one of the technically qualified judges (a colleague from France who is highly respected and very well-known in the community) announced that he will resign from the position as technically qualified judge (TQJ). In his view, the recently published UPC Code of Conduct makes it difficult to discharge of the duties as a TQJ in a manner that is compatible with an attorney’s work for his/her clients.

While this resignment is a significant loss for the bench of the UPC, this ethics and level of reflection is to be applauded. It also contrasts nicely with the “the part-time judge system works for the Swiss Federal Patent Court, hence it is going to work for the UPC”-attitude that I have sometimes heard in the past. (Just to be clear: Of course, such a system can work, but concerns as regards potential conflicts of interest are to be taken seriously.) It will be interesting to see whether this resignment will remain an isolated event or whether more TQJs are going to re-consider the situation in the weeks or months to come.

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UPC Case Management System (CMS)

At present (mid-May 2023), the UPC CMS appears to have difficulties handling the number of opt-out requests that are being submitted. This does not appear to be a great start for the new system:

First, while the number of opt-out requests appears to be substantial (and appears to grow significantly as June 2023 approaches), this type of request does normally not involve significant data amounts. This leaves one wondering how well equipped the CMS is to handle the potentially simultaneous submission of several voluminous briefs in UPC field operation from June 2023.

Second, the number of opt-out requests appears to illustrate that there are many applicants and patentees who, at least as of now, are not yet convinced by the new system.

On the bright side, applicants and patentees appear to be aware of the options provided by the new system, and appear to pro-actively take the steps they deem appropriate for their patent portfolio.

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Patent mit einheitlicher Wirkung

Wie mir gerade bewusst wurde, hat das EPA das Rechercheformular für Suchen im Europäischen Patentregister bereits angepasst, um die Möglichkeit der Antragsstellung auf einheitliche Wirkung zu berücksichtigen. Das aktualisierte Suchformular bietet Suchfelder für die Eingabe des Antragsdatums und des Registrierungsdatums für die einheitliche Wirkung.

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Patent with Unitary Effect

I just realized that the EPO has already updated the European Patent Register search form in view of the possibility to file a request for a unitary effect. The updated search form provides search fields for entering the request date and the registration date for unitary effect.

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Unterlassungsanspruch

§ 139 des Deutschen Patentgesetzes (PatG) regelt die wichtigsten Rechtsfolgen einer Patentverletzung geregelt, darunter auch Unterlassungsansprüche. Bei der Revision des PatG im Jahr 2021 wurde § 139 neu gefasst. Geänderter § 139(1) S. 3, 4 PatG macht nun deutlich, dass es Umstände geben kann, unter denen der Patentinhaber keinen Anspruch auf Unterlassung der patentverletzenden Handlung hat. Es herrschte (und herrscht) eine gewisse Unsicherheit darüber, inwieweit diese Änderung im Vergleich zur vorherigen Fassung, die diese Ausnahmen nicht enthielt, eine tatsächliche Praxisänderung bedeutet.

Eine aktuelle Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf gibt nun Hinweise zu § 139 PatG in der Fassung von 2021. In der Entscheidung LG Düsseldorf vom 7. Juli 2022, 4c O 18/21 – Sofosbuvir, hat das Landgericht Düsseldorf entschieden, dass § 139 Abs. 1 S. 3 nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen und nur subsidiär zu einem Zwangslizenzverfahren den Unterlassungsanspruch ausschließt. Aus dieser Entscheidung geht hervor, dass ein Unterlassungsanspruch regelmäßig in den Fällen auszuurteilen ist, in denen der Verletzer kein Zwangslizenzverfahren eingeleitet hat.

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Injunctive relief

Section 139 of the German Patent Act deals with the most important consequences of a finding of patent infringement, including injunctive relief. In the 2021 revision of the German Patent Act, section 139 was revised. Revised section 139(1) s. 3, 4 now specifies that there can be circumstances in which patentee is not entitled to injunctive relief. There was (and still is) some uncertainty as to how much of a change this amendment means as compared to the previous version which did not include these exceptional provisions.

A recent decision of the Regional Court Düsseldorf provides guidance on section 139 of the German Patent Act as revised in 2021. In the decision LG Düsseldorf of July 7, 2022, 4c O 18/21 – Sofosbuvir, the Regional Court Düsseldorf held that section 139(1) s. 3 is applicable only in very exceptional circumstances and only subsidiarily to compulsory license proceedings. Thus, based on this decision, it appears that injunctive relief is still available in all those cases in which the infringing party has not initiated compulsory license proceedings.

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EPA-Beschwerdegebühr

Eine relativ neue Entscheidung der EPA-Beschwerdekammern T 84/19 befasst sich mit einer interessanten Frage im Zusammenhang mit der Beschwerdegebühr: Nach der Entscheidung hat ein Einsprechender, der eine natürliche Person ist oder anderweitig in den Genuss der ermäßigten Beschwerdegebühr kommt, nicht die volle Beschwerdegebühr zu zahlen, selbst wenn es einen geheimen Sponsor gibt (ähnlich der “tatsächlich interessierten Partei” in Post-Grant-Verfahren in manchen Jurisdiktionen). Dies gilt, solange der Einspruch keine Umgehung der Regelung über die Berechtigung zur Zahlung der ermäßigten Beschwerdegebühr darstellt.

Als Hintergrundinformation: Nach den Entscheidungen G 3/97, G 4/97 ist es nicht erforderlich, dass der “wirkliche Beteiligte” im EPA-Einspruchsverfahren offengelegt wird. So kann es vorkommen, dass ein Einsprechender als Beteiligter am EPA-Verfahren ein anderer ist als die Person, die am Widerruf oder der Änderung des Patents ein eigenes Interesse hat.

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EPO – strawman’s appeal fee

A new EPO Boards of Appeal decision T 84/19 deals with an interesting question relating to appeal fees. The decision holds that an opponent who is a natural person or otherwise entitled to benefit from the reduced appeal fee does not have to pay the full appeal fee, even if there is a secret sponsor (akin to the ‘real party in interest’ in post-grant proceedings in other jurisdictions). This holds as long as the opposition does not constitute a circumvention of the law regarding the entitlement to pay a reduced appeal fee.

By way of background for the readers familiar with or otherwise interested in USPTO post-grant proceedings: According to decisions G 3/97, G 4/97, it is not required that the ‘real party in interest’ be named in EPO opposition proceedings. Thus, the situation may (and does) occur in which an opponent as party to the EPO proceedings may be different from the person interested in the revocation or amendment of the patent.

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EUIPO-Geschmacksmustergebühren & Priorität

In die neuen Richtlinien (Fassung 2023) hat das EUIPO einen Absatz aufgenommen, der (nach Ansicht des EUIPO) “klarstellt”, “dass das Amt mit der Prüfung der Anmeldung erst dann beginnt und keinen Anmeldetag zuerkennt, bis die Gebühr entrichtet wurde”. Zwar muss das EUIPO auch ohne Gebührenzahlung letztlich entscheiden, ob ein Anmeldetag auch dann zuerkannt werden kann. Jedoch möchte das EUIPO die Nutzer darauf hinweisen, dass es Monate dauern kann, bis ein Anmeldetag zuerkannt wird. Nichts hindert das EUIPO daran, einen Anmeldetag erst nach Ablauf der Prioritätsfrist zuzuerkennen (wie im Webinar des EUIPO zur Ausgabe der Richtlinien 2023 ab 1:52:26 Uhr ausdrücklich erklärt wird).

Die EU-Geschmacksmusterverordnung sieht zwar vor, dass die Gebührenzahlung keine Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags ist (im Gegensatz zur EU-Markenverordnung), aber die Praxis des EUIPO bedeutet, dass nach der Praxis des EUIPO die Gebührenzahlung die einzige Möglichkeit ist, um sicherzustellen, dass eine EU-Geschmacksmusteranmeldung als Grundlage für die Inanspruchnahme einer Priorität dienen kann.

Für eine deutsche nationale Anmeldung ist es nicht erforderlich, die Gebühren für eine Geschmacksmusteranmeldung zu entrichten, damit ein Anmeldetag zuerkannt wird. Anmelder, die sich ein Prioritätsdatum sichern möchten, aber noch nicht wissen, ob sie das Geschmacksmuster eintragen lassen wollen, könnten daher eine Anmeldung z. B. beim Deutschen Patent- und Markenamt in Erwägung ziehen. Leider kann dieser Ansatz Nachteile für nicht in DE ansässige Anmelder haben, die die Prioritätsanmeldung als Grundlage für eine internationale Eintragung nach dem Haager Geschmacksmusterabkommen nutzen möchten.