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Reform des EU-Designrechts

Sowohl die EU-Geschmacksmusterverordnung als auch die EU-Geschmacksmusterrichtlinie werden wahrscheinlich in naher Zukunft geändert werden. Für nähere Informationen kann ich die nachfolgend verlinkte sehr interessante Webinar-Aufzeichnung des EUIPO empfehlen.

Ein wichtiger Aspekt der Änderungen ist, dass die neuen Regelungen (ähnlich wie bei den Änderungen der Markenverordnung und -richtlinie vor einigen Jahren) es einfacher machen sollten, einen angemessenen Schutz für Designs zu erlangen, die in einem (modernen) elektronischen Register dargestellt werden können, ohne zwangsläufig durch die Beschränkung auf sieben grafische Darstellungen pro Geschmacksmuster eingeschränkt zu sein. Beispiele, bei denen dies wichtig ist, sind Videosequenzen.

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EU design legislative reform

Both the EU design regulation and the EU design directive are likely to be modified in the near future. If you want to learn more, check out this very interesting webinar recording of the EUIPO.

One important aspect of the amendments is that (somewhat similarly to the changes made to the trademark regulation and directive a couple of years ago), the new regulation and directive will allow IP stakeholders to more easily obtain adequate design protection for designs that can be represented in a (modern) electronic register, without being necessarily limited to seven graphical representations per designs. Examples where this is important include video sequences.

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Recherchebericht für eine als zurückgenommen geltende Patentanmeldung

In einer kürzlich ergangenen Entscheidung 1 W(pat) 11/23 hat das Bundespatentgericht entschieden, dass das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) für eine Patentanmeldung auch nach Eintritt der Rücknahmefiktion einen Recherchenbericht erstellen muss, sofern der Anmelder ein berechtigtes Interesse am Rechercheergebnis darlegt. In der Entscheidung wird das DPMAangewiesen, den Recherchebericht vor Ablauf der Prioritätsfrist zu erstellen.

Diese Entscheidung spiegelt zum einen die Bedeutung der amtlichen Rechercheergebnisse für Anmelder wider und unterstreicht zum anderen, wie wichtig es ist, das amtlichen Recherchenergebnisse rechtzeitig verfügbar sind.

Zum Hintergrund: Eine deutsche nationale Patentanmeldung gilt (wie im entschiedenen Fall) u.a. dann als zurückgenommen, wenn sie als Grundlage für einen Prioritätsanspruch für (a) eine weitere nationale deutsche Patentanmeldung oder (b) eine PCT-Anmeldung, die über das DPMA als Anmeldeamt eingereicht wird, ohne dass die Deutschland als Bestimmungsstaat ausgenommen wird. Dennoch kann der Anmelder ein berechtigtes Interesse an einem rechtzeitigen Recherchebericht haben (und hat dieses häufig auch), selbst in Fällen, in denen bereits eine prioritätsbegünstigte Nachanmeldung eingereicht wurde. So kann es in vielen Fällen für den Anmelder oder die Anmelderin ratsam sein, die Ansprüche und/oder die Gesamtoffenbarung einer (weiteren) Nachanmeldung unter Berücksichtigung der Rechercheergebnisse abzufassen.

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Search report for patent application deemed to be withdrawn

In a recent decision 1 W(pat) 11/23, the German Federal Patent Court held that the German Patent and Trademark Office (GPTO) has to establish a search report for a patent application that is deemed to be withdrawn, provided that applicant sets forth a legitimate interest in obtaining the search results. The decision orders the GPTO to establish the search report prior to expiry of the priority term.

This decision both reflects the importance of the official search results for applicants and corroborates the importance of the official search results to be established in due time.

By way of background, a German national patent application is deemed withdrawn (as in the decided case) inter alia when it serves as basis for a priority claim of (a) a further national German patent application or (b) a PCT application filed via the GPTO as Receiving Office without exempting the designation of Germany. Still, applicant can (and often does) have a legitimate interest in a timely search report even in cases in which a convention application was already filed. For illustration, it may be prudent in many cases for applicant to modify the claims and/or the overall disclosure of a (still further) convention application, taking into account the search results.

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EPA Beschleunigung von Einspruchsverfahren

Das EPA wird das Einspruchsverfahren beschleunigen, wenn eine Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage vor dem EPG anhängig gemacht wurde. Siehe die EPA News vom 22.02.2024 und EPA ABl. 2023, A99. Das EPA ist der Ansicht, dass “ein schneller Abschluss des parallelen Einspruchsverfahrens vor dem EPA Rechtssicherheit und Verfahrensökonomie sowie eine hohe Qualität und Einheitlichkeit des europäischen Patentsystems fördert.”

Ich bin gespannt, ob dadurch abweichende Ansichten zwischen dem EPA und dem EPG in parallelen Einspruchs-/Widerrufsverfahren in Zukunft tatsächlich vermieden werden können.

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EPO acceleration of opposition proceedings

The EPO will accelerate opposition proceedings when an infringement or revocation action has been instituted before the UPC. See the EPO News of 22.02.2024 and EPO OJ 2023, A99. The EPO deems that “concluding the EPO parallel opposition proceedings swiftly fosters legal certainty and procedural efficiency, as well as high quality and uniformity in the European patent system.”

I am interested to learn whether divergence between the EPO and the UPC in parallel opposition/revocation proceedings can indeed be avoided going forward.

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Änderungen der EPA-Verwaltungsgebühren ab 01. April 2024

Zum 01. April 2024 treten verschiedene Änderungen an der Gebührenstruktur des EPA in Kraft. Siehe die News-Website des EPA. Sowohl die ermäßigten Gebühren für KMU als auch die Erhöhung einiger Jahresgebühren wurden breit diskutiert; die Besucher meiner Website werden darüber z. B. auf Juve Patents, dem Kluwer-Patentblog und in verschiedenen LinkedIn-Beiträgen von geschätzten Kollegen aus der Patentbranche gelesen haben.

Ein Aspekt, der bisher offenbar weniger Beachtung gefunden hat, ist, dass die jüngsten Entscheidungen des EPA auch die Verwaltungsgebühren betreffen (die im Vergleich zu den Gebühren für Anmeldung, Recherche, Prüfung und Verlängerung weniger in der Diskussion stehen). Die Gebühr für die Eintragung eines Rechtsübergangs wird auf Null reduziert, sofern der Antrag über MyEPO eingereicht wird. Siehe EPA ABl. 2024, A5 – Gebührencode 022, Punkt 1.1.

Man könnte meinen, dass die derzeitige Gebühr von 120 EUR keine große Sache ist, aber das EPA erhebt diese Gebühr pro Anmeldung oder pro Patent, selbst wenn in allen Anmeldungen/Patenten dieselben Nachweise für die Übertragung eingereicht werden. Im Falle einer Fusion oder Abspaltung von Unternehmen kann die Eintragung des Übergangs von Anmeldungen und Patenten im Rahmen der derzeit noch geltenden Verwaltungsgebührenregelung oft zu Verwaltungsgebühren von insgesamt mehreren hunderttausend Euro führen.

Es kommt selten vor, dass ich die Gebührenstruktur des EPA und die ständig steigenden Gebührenbeträge begrüße. Gelegentlich frage ich mich sogar, ob das EPA dabei ist, sich selbst aus dem Markt zu drängen (insbesondere im Vergleich z. B. zu den Gebühren des DPMAs). Die Senkung der Verwaltungsgebühr für die Eintragung eines Rechtsübergangs ist zwar dadurch motiviert, Anreize für die Nutzung von MyEPO zu schaffen, ist aber meines Erachtens ein großer Schritt. Dies gilt inbesondere, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit mit der Überprüfung der Berechtigung der Unterzeichner einer Rechtsübergangserklärung verbunden sein kann (z. B. wenn eine Kette von Vollmachten überprüft werden muss, um die Zeichnungsberechtigung der Unterzeichner zu prüfen). Die Ermäßigung der Verwaltungsgebühr für die Eintragung eines Rechtsübergangs über MyEPO wird es hoffentlich leichter machen, Anmelder/Patentinhaber davon zu überzeugen, dass es im Allgemeinen eine gute Idee ist, die EPA-Registerdaten mit der materiellen Inhaberschaft konsistent zu halten, wenn eine Übertragung stattgefunden hat.

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EPO administrative fee changes from 01 April 2024

Various changes to the EPO’s fee structure will enter into effect on 01 April 2024. See the EPO’s News Website. Both the reduced fees for SMUs and the increase of some renewal fees have been widely discussed; the visitors of my website will have read about this on, e.g., Juve Patents, the Kluwer patent blog and various LinkedIn posts from valued colleagues working in the patent profession.

One issue that appears to have received less attention is that the EPO’s recent decisions also affect the administrative fees (which tend to receive less attention as compared to the fees associated with filing, search, examination, and renewals). Importantly, the fee for registering a transfer will be reduced to nil provided that the request is filed via MyEPO. See EPO OJ 2024, A5 – fee code 022, item 1.1.

While one might think that the present fee of 120 EUR is not a big deal, the EPO applies this fee per application or per patent, even if the same evidence for the transfer is used in all of the applications/patents. In the case of a merger or demerger of companies, registering the transfer of applications and patents (for the latter the patents during the opposition period or in oppositions) can often result in total administrative fees of several hundred thousand Euros in the currently active administrative fee regime.

It is rare for me to applaud the EPO’s fee structure and the continually increasing fee amounts, which occasionally make me wonder whether the EPO is about to price itself out of the market (in particular when compared to, e.g., the GPTO’s fees). The reduction in the administrative fee for registering a transfer, while triggered by the desire to incentivize the use of MyEPO, is in my view a great step, when considering how much work can be involved in checking the entitlement of the signatories of a transfer declaration (e.g., when a chain of authorisations needs to be verified to affirm the signatory authority of the signatories). The reduction in the administrative fee for registering a transfer, when filed via MyEPO, will make it much easier to convince applicants/patentees that it is generally a good idea to maintain the EPO register data aligned with material ownership when a transfer has taken place.